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“小”商标“大”麻烦创业路上如何有效避坑？

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年07月09日 12:05

编者按：本文来自微信公众号“源码资本”（ID：sourcecodecapital），作者创造持久真实价值，36氪经授权发布。

码脑（Code Brain）是源码资本体系化、产品化投后服务体系中的重要环节之一，是源码资本全力服务码会创业者认知升级的一款投后服务明星产品。每一个阶段，我们都会深刻体悟与持续探索创业者的需求，随时迭代码脑，让不同阶段的创业者获得持续的营养输入，实现投后服务“帮得上”的重要目标，为创业者创造独特价值。

当今的商业世界，知识产权早已经是企业发展过程中护城河的重要一环。

随着中国整体市场的快速迭代，越来越多的企业在创立之初，就将企业商标的设计、注册、推广和保护提上了日程，尤其是在消费赛道的创业企业，更是将商标作为企业品牌和产品市场战略的关键内容。

随着中国与世界市场的接轨，国内各个行业的竞争加剧，商标作为知识产权保护的重要内容，近年来呈现出涉及到商标的民事、刑事和行政案件增长较快的趋势。市场上，为了牟取私利而进行的抢注、恶意侵权李逵李鬼真假难辨等现象依旧层出不穷。

如何确保企业商标注册完备，如何对企业商标进行日常有效的管理，面对自身权益受到损害如何维权？针对以上问题，我们邀请了方达律师事务所合作人，业内知名知识产权领域律师--祁放博士，为码会的各位创业者带来线上专题分享。

方达律师事务所合伙人，主要执业领域包括与各类知识产权相关的交易和诉讼以及反垄断诉讼。

被中国商法选为国内 100 名最佳律师之一，也是钱伯斯和亚洲法律在知识产权领域的推荐律师。

曾代表篮球传奇巨星迈克尔·乔丹先生在全国多个法院处理一系列针对乔丹体育公司将乔丹的姓名和肖像作为其商号和商标的诉讼，并获得胜诉判决。

曾代表特斯拉汽车公司对抗其相同商标的恶意抢注人从而成功恢复其对“特斯拉”商标及相关企业名称和域名的所有权。

祁放博士：大家好！非常高兴有这个机会和大家交流商标注册保护相关的一些问题。今天的分享分为三个部分：第一是商标注册和管理，第二是商标权的保护，第三是商标侵权风险的防范。

一、商标的注册和管理

1. 商标的注册和申请

1）创业公司应该采取什么样的商标注册策略？

知识产权无论是商标、专利还是著作权，都是从拥有知识产权开始，之后才是保护或者第三方使用的问题。获得商标牵涉到申请和注册，比如作为一个刚起步的公司，或者说公司还没有明确的业务领域，也没有想好具体的标识，在这期间怎么样进行商标的申请和注册？作为律师来讲，我们的建议是尽早注册，特别是我国实行的是先注册先获得的制度。通过注册获得的这个商标的效力范围是全国的范围，注册之后可以阻止其他公司去注册和使用近似的商标在类似产品上。所以，尽早申请注册就变得非常重要。

2）设计注册商标的注意事项

首先，申请之前要知道申请的是什么标识，在设计自己标识的时候，也得需要了解一下设计成什么样的标识才不会和其他人的在先权利相冲突。如果与其他人在先权利相冲突就可能会有后续纠纷。

在先权利包括在先商标权，因而需要看看有没有在先近似的标识，特别是一些大家比较喜欢用的标识，可能被其他方抢先申请了。如果评估下来申请会非常难，或者可能性非常小，公司就需要尽早有一个备选方案，或者说申请其他标识，或者尝试一下能不能申请下来并同时申请其他标识。

其次，就商标的具体设计是用文字或者是图形，很多公司希望在商标上传达一些产品的信息，但是这种情况会存在不予核准的风险。比如说有一种饮料叫六个核桃，这个商标确实是注册下来了，申请标识的意思是饮料里面有这个核桃。因为中国传统的中医认为吃核桃会有进补的效果，但是六个核桃的标识其实很难注册下来。最后是依靠在商标申请之前长期的使用，来证明这个标识确实和这个公司已经建立了联系，最后才能够获得注册。

商标的首要功能是：申请的标识是为了将商标所有人及其产品建立联系。让消费者一看就知道这是你的产品，但是不应该传递产品里面的质量、成分或者是其他信息。如果传递了这些信息，从商标法的角度来看，一方面，商标就会缺乏显著性；另一方面好像垄断了这个领域。这个是要求在申请前就标识设计上，需要考虑这些内容。

再次，商标主要是两个部分，一部分是标识的设计；一部分是商品和服务的类别，这两个相加才构成商标能够保护的范围。一个商标的注册必须要确认这个商标需要注册在哪些类别的商品或者服务上，才能在这些被注册的商品和服务上获得保护。

最后，还有一点标识必须是商标法允许使用的，这个标识不能有害社会主义道德风尚等，这是一个比较客观的标准。最近一段时间，商标局使用这一条规定越来越多了，比如说上海一家贸易有限公司申请的四个字母商标“MLGB”，从商标局到法院都认为这个标识是格调不高，有不良含义，有害道德主义风尚。还有一个原因这个公司确实也申请了多个打擦边球的标识，也是给商标局和法院留下不好的印象，认为就是在利用商标注册的系统和机制来申请注册这些有不良影响的标识。《商标法》第十条的第一款，列了八种不同类别的标识不得注册和使用的情形，比如说国旗国徽、外国的国名、重要城市的名字都是不能够被申请为商标的。

3）商标应该在多少类别上进行申请

作为商标申请人的公司，在申请标识时要考虑这个商标在多少类别上进行申请。一个商标可以申请多个类别，总共有四十五个大类，每个大类多则几十个小类，小则几个小类。

（1）当注册的类别越多，伴随着成本也越高。一般申请人的商标注册都是注册在一些核心的产品或者服务上。比如你化妆品就注册在香水、护肤品或者是香皂这些类别上，运动鞋就要注册在鞋类甚至皮革。

（2）当然具体注册到多大范围，还是要取决于一个是公司对现在目前核心产品服务范围的认识，还有对将来可能要扩展的产品服务类别。

（3）还要考虑到竞争对手要进入这个市场，这个竞争对手可能在什么类别上获得商标的商誉。因为有的对手可能现在不会进入某个领域，但这个领域还是有可能和公司的产品服务产生联系。比如说玩具汽车和汽车属于不同的大类，但是这两个类别又容易让消费者建立联系。

4）商标注册的时间成本

商标局从一个商标申请到最后做出决定，之前是需要一年的时间，现在加快审查速度也需要六到九个月。如果没有事先分析，可能九个月才能知道商标局核不核准，如果不核准的话，可以去商评委申请复审，又会有一些时间耽误，最后也不一定能够注册下来。

2. 商标的维护与管理

获得注册商标之后应该怎么办？公司里面要有一套商标的管理制度，有专门的人员去维护这些标识。商标要依赖于使用才能够维系商标的生命力，或者是有效性，或者是知名度，这些都是和商标的使用分不开。注册成功后如果不使用，这个商标有可能被依据不使用而撤销。商标就是为了让消费者能够把一个产品、带有这个标识的产品和服务，同提供这种产品服务的经营者、工厂之间建立联系。如果这个商标在市场上不使用，就失去了商标存在的意义，因此在商标法设计了连续三年不使用被撤销的制度。

商标维护和管理，首先要有个管理制度，有专门人员来负责。从申请时就要管理，发现申请的需求、跟踪申请的流程、监督商标的状态、评估使用的情况。任何一种管理制度都需要有财务资源来支持。配合公司推广是监督商标的使用情况，主要分为两个大的部分，一个是从管理制度角度来说，管理人、负责人要知道哪些标识公司在用，哪些标识公司没有用，这个标识是不是注册在的那些使用了的产品和服务上使用。比如说这个标注册在服装上，现在推出了一条新的香水产品线。就需要立刻在香水、化妆品类别下去申请标识的注册，这点非常非常重要。

第二是需要保持商标使用的记录，包括标识使用的范围、情况和例子。这些都是今后如果有商标争议的时候，可以用来维护自己商标的证据。在实际工作中，很多跨国大公司的商标使用情况记录做的也不好。

3. 商标的使用

首先并不是说这个商标注册下来，就永远是我的了，别人就不能用了。商标是和后续的使用连在一起的。商标的使用是指规范性的使用，有些企业在实际使用的时候，并没有使用注册的标识。比如说一个服装，可能认为现在的这个标识太复杂，又有英文、中文，还有图形，就直接用英文了。还有一种情况可能是为做一个广告，改换了标识的形式或者字体，这些都是不规范的使用。因为前面已经强调商标一定要用，使用需要保留证据和记录。不规范的使用很可能不算对商标的使用，也有可能侵犯其他人的权利。

一般推荐如果使用商标时，可以添加一个R或者是一个TM，这样可以更加醒目显示说这是一个商标的使用。

另外，不但要使用注册的标识，还要在核准注册的商品上使用，是指这个标识是把某一个产品和它的生产者建立联系的使用方式。

二、企业商标权保护

1. 行政处罚与民事侵权

针对第三方标识和自身已经使用的注册标识和商标很像，或者自身的在先权利很像，行政程序上就可以提出异议或无效。比如我代理的乔丹商标案，乔丹本人认为福建乔丹注册的一系列标识侵犯了他的在先权利，因此我们就提了商标无效，最后最高院把部分商标无效了。如果一个第三方用完全相同的标识卖完全相同的东西，企业可以到工商投诉通过行政处罚，或者以民事侵权为名，到法院起诉对方侵权，要求对方停止使用再赔偿。两个方式都会达到让对方停止使用的目的，但行政处罚没有办法获得赔偿。刑事程序有一个更好的震慑作用，但是刑事立案标准也更高一些，必须要有对方非法获利多少等很硬核的证据。

2. 商标异议、无效

那什么情况下可以对注册申请商标提起异议、无效呢？这里面有几个点比较重要。什么时候能产生这种冲突？就比如另外一方要申请注册商标，我作为权利人认为这个东西不应该被核准注册。《商标法》第三十条、三十一条规定，我在先有一个商标了，但是我不希望这个商标获得核准和注册，这是商标和商标之间的冲突。

此外有一个可能范围会更加广，也是在实践中争议出现最多的领域，那就是和在先权利的冲突。在先权利包括著作权、商号权、姓名权，甚至人身权利，拥有这些在先权利的公司或者个人，就会认为在后的商标注册侵犯了在先权利。根据商标法，并不是说有了在先权利，就能够要求后面这个商标不注册或者是无效。这个在先权利还需要有一定的知名度，只有被公众所了解的一种在先权利。根据商标理论，什么样的商标不能够注册？那些会导致消费者混淆，或者是导致消费者不清楚带有你标识的产品从哪里来的，是从在先权利来的，还是商标申请人来的。为了达到消费者混淆标准，这个在先权利必须是一个有影响力的在先权利。

这里就涉及到商标抢注的问题，国家也很重视的问题，比如说一个外国公司，它先在美国发展，后来决定进入到中国，一看发现自己的商标被别人注册了。抢注人商标申请的时候，肯定比这家美国公司使用标识要晚，因为是了解到这个公司才申请注册。但是在先的公司，因为没有进入到中国市场，在中国产品的影响力非常小，怎么样证明产品获得足够的影响力去支撑针对抢注商标的异议或无效，这是一个争议非常多的区域。

前几年我代理的特斯拉就是一个典型的案例。特斯拉刚进入中国的时候，发现自己英文和中文标识，还有最经典的T，以及它的域名都已经被注册了，而特斯拉又有一个很雄心勃勃的中国市场计划。所以，我们起初与抢注人沟通买回这个商标，抢注者的价格公司觉得没有办法接受，然后我们提起无效。当时非常幸运，发现商标被抢注前，特斯拉赞助过一个活动。有这样一个活动的影响力，至少有这样一个证据，现在特斯拉把标识拿回来了。

还有一点是驰名商标的问题。前面提到如果两个注册商标的冲突，是注册的标识和产品类别都很像，这样后者才不能注册。如果后者在不类似的商品上注册，在先商标是挡不住的。但是如果在先商标是一个驰名商标，就可以获得超过类似商品范围的保护，这是商标下面常说的一个跨类保护问题。

商标纠纷归根到底都是一个消费者混淆的问题。还是要回到商标的意义是什么。为什么要有商标制度？目的是为了让消费者搞清楚带有商标标识的产品服务是哪一家来的。这一系列的商标权和注册权的冲突，最后的问题都是会不会导致消费者混淆。

三、应对商标侵权风险

如何应对商标侵权的风险，需要和前面提到的商标申请注册中应该关注的点一一对应。前面提到商标不规范的使用就会产生侵权的风险，还有是不是构成商标权的使用，这样规范性使用一方面能减轻侵权的风险，另外一方面也是建立商标使用的证据。商标只有通过使用才能获得知名度，才能逐渐的扩大它的保护范围，这是一个基本原则。

1. 注意加强自身商标使用

商标不规范使用（拆分，改变商标文字、图形、颜色，改变显著特征，超出核准注册的商品/服务范围）可能产生侵权风险。需要注意各种环境下的使用：产品本身包装、宣传材料、宣传稿（有时突出性的文字描述也可能构成商标使用）；及时与业务部门沟通，审阅产品包装、宣传物料。

2. 不侵权的抗辩

主张不构成消费者混淆（需要提交实际使用情况的证据，以及消费者调查报告等）；主张商标权人恶意（恶意注册商标不应获得司法保护）；主张在先权利抗辩（字号权、商品化权、商标先用权），还有先用权抗辩、权利穷竭抗辩、合理使用抗辩等。

3. 采取反制措施，对对方施加压力

主张对方恶意提起知识产权诉讼；针对对方提起侵权诉讼。

提问1：我有两个使用相关的问题请教，一个是对于可能会涉及到的一些类目做商标保护，同时，有一个撤删的潜在风险，这一点上公司应该怎么样具体操作？

祁放博士：针对您这个问题，有两种方式。第一，有一些防御性的注册“注册三年不使用”并不完全适用，比如说非常接近的标识，商标局也会认为这个标识和主标识非常像，也会认为这个主标识可以延伸到防御性的标识来使用。第二，对于跨不同类别的情况，我们的建议是每三年申请一次商标就可以解决，虽然对于公司是一个大的负担，但也没有特别好的办法。

提问2：因为我们是做消费品的，会遇到一个情况授权商标给到代工厂，或者是一些包材加工厂来用我们的商标。在一些条款和加工合同上，怎样规避一些风险呢？应该怎么样保护自己？

祁放博士：如果要授权另外一方去使用标识，我觉得一定要规范地使用，这个标只能这样用，只能用在哪些产品服务上，规范使用是一个很重要的方面。再就是还要阶段性了解标识的使用情况，也对应“三年不使用”的问题。最核心还是规范使用，权利人自己规范使用比较容易，一旦许可出去之后，因为是一个不同主体的使用，就需要去了解或者是控制一些使用情况。在多个案例中，由于商标许可人怠于监督被许可人规范使用商标，造成侵犯他人商标权，法院判决商标许可人承担连带责任。

提问3：如何看待企业商标防御注册与知识产权局对囤积商标的审查之间的矛盾？

祁放博士：这之间没有什么实际的矛盾，因为防御注册的前提是要有一个主商标，而且是实际使用有一定影响力的主商标，这样才能谈到防御注册。而囤积商标的前提是没有主商标，再者防御注册的这些标肯定和主标很像。所谓防御就是为了防止别人来搭你的商誉，商誉是从哪儿来？是从主要的商标来的。所以防御注册都是和主标很像的标识，才能叫防御注册；而囤积商标的前提是这些商标没有直接的使用，就是为了获得商标的注册，为了能够用这些商标去打击对手或者是卖给真正的权利人获利，这种才是一个囤积商标的行为。

提问4：如何去应对大公司不停地以一些不充分理由来提出我的商标无效呢？

祁放博士：前面我们说的是对自己商标的保护，是对和自己商标很像的标识提无效或者异议。从另外一个角度，在后商标的申请方很可能是完全善意地申请这个标识，完全没有希望依附于你的商誉。我应该获得注册，但是在先的标识公司会不停的去提这个异议、无效。之前美国有一个案子，女性内衣品牌维多利亚的秘密，还有一家女性内衣店就叫做Victoria's Secret。维多利亚秘密起诉后者，后者陈述公司老板就叫Victoria，就喜欢用自己的名字。最后双方打了好几年的诉讼，最后双方就停战了。

从提问者的角度来说，首先还是要有一个自己的标识，和在先标识能够建立起区分。对于在后的申请人来说，如果在有可能范围内，对这个标识有一些自己特点的设计来进行区分。如果在先商标的所有人还是不满意，还有一个方式就是打官司嘛。如果在先提了异议、无效输掉了，最后可能确立在后标识的合法性，以后再用就不用担心这些冲突了。

提问5：商标没注册下来的时候就上线产品有什么潜在风险，如果是以礼品的形式呢？

祁放博士：商标没注册下来的时候就上线产品，风险还是有的，风险有多大要看公司自己的评估。因为没有注册下来，就不了解是不是有在先标识会挡住你的注册。如果商标局审查员做了检索之后，会告诉你这个商标和其他商标有没有冲突；因为没有注册下来，对审查员检索的结果是不了解。我觉得公司首先自己做一个评估，因为商标都是公开的，在网上都可以检索到，我们自己先评估里面的风险有多大，至少这个应该是公司做商业决定的一个重要考量因素。

如果只是作为礼品，没有生产销售，没有进入到流通领域，可能影响不大。但是，商业层面的礼品赠送，也有可能会认为对商标的使用，从而产生侵权风险。

提问6：在整个品牌视角升级的过程中，对应的商标视觉，比如说字体、颜色也会有一些变化。针对每一个版本的变化，都有重新申请使用范围的商标。从申请到下证还有一段时间，这段时间产品上是一个新版本的字体或者是LOGO，但是商标证还是老一个版本。这个过程中，会不会有潜在的风险？

祁放博士：我觉得这个可能是对知识产权法的误解。商标的注册其实并没有给商标权利人任何使用的权利，专利和著作权也是一样。登记或者是核准，并没有给权利人任何使用商标的权利，给的是排他权，是可以让权利人阻止其他人用。权利人自身究竟能不能用，取决于第三方有没有在先权利，只要是第三方没有在先权利就可以用，如果第三方有在先权利就不可以用，这个和注册证没有关系。针对这个问题，能不能用这个标就要看之前有没有一样的标识，有没有在先权利。

因为中间有六个月，因为我们的商标没有注册下来，可能没有办法阻止别人去用。单之前我们有一个标，要看之前这个标和现在这个标是不是很像，如果是很像的话，也可以用之前的标去阻止别人使用。就算是之前的标不能阻止别人使用，那之后的标核准下来之后，还是可以阻止别人使用。因为核准注册就是需要时间，如果别人在这个时间已经用了，我觉得也没有办法。

我的建议在后标和在先标一定要有个核心部分是一致，也是消费者提到这个标识会使用的代号或者那类似语言。这样消费者很容易把在后标识和在先标识给放在一起，认为它是同一个标识的不同阶段，或者是商誉的延续，确实可以起到延续的效果。

如果用在后标识去起诉，可以交在先商标的使用证据，为了证明消费者在很长一段时间内都已经对这个标识有很高的认知度，在消费者中有很大的影响。虽然这中间具体标识有一些细微的变化，对于消费者来讲是一个完整的证据链。这个还是得取决于标识的变化程度，一个简单答案是说确实可以把在先商标和在后商标放在一起，来证明在后商标的影响力，这个可以被接受。

提问7：刚才听到您介绍对于一些商标，或者说图形商标本身可以走著作权，我想听一下哪些场景适合申请著作权，以及著作权和商标来讲，优先级是什么样的？

祁放博士：著作权和商标、专利不一样，作品产生时著作权是自动产生。著作权是全球性的，在中国自动获得保护，不存在申请注册的问题。著作权的问题，前提是有这个著作权，当时特斯拉的案子，车头的那个“T”的著作权需要证明这个东西是谁设计的，什么时候设计的，就拥有著作权的证据。有了这个证据之后，如果任何人再用相同的“T”，就是侵犯我的著作权。

但是，有著作权并不是说就不用申请商标了，因为商标的意义完全不同于著作权。最好要有需要注册的产品和服务类别下的标识，再用这个标识直接做商标，这个是对权利人最有利的。涉及著作权的商标争议，都是因为在先权利人没有商标，所以只好依赖著作权来进行维权，但往往效果不如依赖在先商标权那么理想。

提问8：商标保护应该做到哪种程度呢？是否要主动攻击近似的商标？

祁放博士：这个更多是商业决策，和你公司目前所在行业的领域，公司的大小，和发展方向都有关系，可能不是一个律师凭空给出答案的。不同领域的公司，商标的重视程度不一样。比如说那些奢侈品和化妆品对商标都非常的看重，因为它的价值就在商标，所以对商标赋予特别的意义，会动用相当大的资源人力、物力对商标维护。但是对于一些技术性的企业，不是很看重这件事情，比如说精密的医疗器械，能够做出精密医疗器械的厂商一般会有自己的品牌，不会贴一个别人的标，所以医疗器械厂商更看重专利的问题，会看重市场上哪个竞争对手用了我这个专利，我要阻止它使用我的技术，这是这些公司看重的点。

提问9：商标的其他类目被抢注了，要如何申诉呢？

祁放博士：如果使用的产品服务不同类别被注册相同的标，一种是他用他们的，我们用我们的；另一种对公司的经营活动产生了一定影响，那就提无效，但前提是要么主类商标是一个驰名商标，这是一个跨类别的问题，如果主类商标有足够的知名度，可以提出大量的证据，还是会有成功的希望把它的商标注销掉；要么商标抢注人的恶意极为明显，例如在抢注我们的商标的同时，大量抢注他人的商标，不具有使用商标的目的，否则的话就没有办法阻止。另外一个思路是提起连续三年不使用撤销申请，一般恶意商标抢注人并不会真的使用商标，只是想要借此谋取不正当的利益，因此我们可以以连续三年不使用为由对抢注的商标提起撤销申请，同时在该被抢注的类别申请我们自己的商标。